Le dépôt de marque à l'international avec NextMarq Expert Conseils en Propriété Industrielle France

Dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, la gestion des marques et des droits internationaux a pris un relief tout particulier ces dernières années. La croissance exponentielle de tous les échanges (tous commerces confondus) ainsi que le fort développement de la commercialisation en ligne (Web) en sont la cause.

Du fait de cette évolution, les pratiques en matière de propriété intellectuelle en France, en Europe et dans le monde entier ont dû s’adapter. C’est un challenge permanent.

Nos actions de dépôt de marques à l’international peuvent être résumées ainsi :

• Sur la base d’un dossier présenté par notre client, nous établissons un projet dans lequel est évalué la faisabilité, les différentes étapes à respecter, ainsi que l’estimation du budget, et notamment des droits, taxes et émoluments liés aux différents dépôts projetés. Le plus souvent, nous sommes en relation avec le service export du déposant.

• Définition des périmètres : classes de produits et/ou services concernés et étendue géographique envisagée. A ce niveau, sont choisis les critères de regroupement, à savoir : des marques nationales dans les pays concernés ou bien, des regroupements préétablis tel que par exemple : une marque internationale (OMPI) visant une liste de pays membres, dans le cadre du protocole et de l’arrangement de Madrid, ou encore une marque de l’Union Européenne visant l’ensemble des pays de l’U.E. Nous adaptons la stratégie proposée aux choix et besoins concrets de protection de nos clients.

• Recherches et analyse des antériorités qui pourraient faire obstacle au dépôt de la marque à l’international et à son à usage. Il s’agit de recherches à l’identique ou de similitude.

• Dépôt des demandes de marques à l’échelon international, le plus souvent sur la base d’un enregistrement français, en fonction du calendrier et des contraintes relatives à chacun des territoires visés. Une information en temps réel est communiquée au déposant : date de publication / délai de recours des tiers qui peuvent faire opposition / enregistrement. Les délais sont très variables selon les territoires et notre équipe est formée au suivi des dossiers en liaison avec nos correspondants à l’étranger.

• Gestion éventuelle des actions des tiers et des offices locaux ou régionaux (réponses aux oppositions formées, réponses aux objections de forme et/ou de fond).

Négociations avec les tiers en vue d’écarter tout risque de litige ultérieur, pouvant engendrer la conclusion d’accords de coexistence. Nos experts sont rompus à ces négociations et à l’analyse des contraintes et opportunités (par exemple actions en déchéance des droits non utilisés).

• Tout au long du processus, le partenariat institué avec nos clients engendre un suivi et une information constante du client, ainsi qu’une évaluation calendaire concernant la prévision / réalisation du respect de chacune des étapes.

• Dès l’enregistrement de la marque au registre international tenu par l’OMPI, se met en place le processus de suivi et de protection de la marque durant toute la « vie » des droits protégés.

 

Parmi les actions les plus courantes nous citerons :

o La surveillance de marque: Ce service a pour base une veille informatique effectuée sur bases de données officielle et permet de connaître de façon régulière, les dépôts de marques identiques et similaires nouvellement publiés. La surveillance de marque permet au titulaire des marques surveillées, de réagir à leur encontre en engageant lorsque cela est possible, des oppositions, moins onéreuses que des procédures judiciaires.

o Le respect du calendrier de renouvellement de la marque dans le ou les pays concernés (très variables selon les territoires et selon la nature des droits).

• Gestion des transferts: le commerce mondial est très souvent soumis à des opérations dites de « M & A » (Mergers and Acquisitions). La propriété intellectuelle fait partie des actifs des sociétés et toute modification de titulaire des droits doit être effectuée impérativement auprès des registres correspondant. Par exemple, pour pouvoir agir à l’encontre d’une marque contrevenante, seul le propriété inscrit peut agir, et il est donc nécessaire que les registres soient à jour (i.e. au nom de l’entité qui souhaite agir).

• Nous avons un savoir-faire reconnu et accompagnons nos clients en ce qui concerne les formalités d’inscription dans le domaine des contrats de cession, de l’octroi de licence, de nantissements, etc., que ces opérations soient effectuées à titre principal ou à titre accessoire dans toute transaction.

• Nos clients bénéficient d’un conseil personnalisé, le tout dans un environnement ultra-sécurisé.

• Les audits : Notre action intervient à deux niveaux :

o Lors des opérations d’acquisition / cession : il s’agit d’une étape incontournable et préalable à toute opération, afin d’évaluer la valeur des droits cédés et les risques qui y sont associés.

o Compte tenu de la spécificité de notre métier et de l’évolution permanente des réglementations, nous suggérons d’établir, à périodicité régulière, des audits du portefeuille. Cela peut amener à l’abandon de droits non exploités et ce faisant à des économies budgétaires non négligeables.

• Contrefaçon: l’action en contrefaçon consiste à défendre les intérêts de votre marque en justice